Cuando se trata de competencia entre marcas, es normal pensar en disputas entre grandes corporativos como, por ejemplo, la conocida competencia entre Coca-Cola y Pepsi, dos corporativos de tamaño y alcance similar; sin embargo, en el mundo de los negocios este tipo de disputa no siempre es lo habitual. Algo que podría parecer insignificante, como el uso de un nombre o diseño, podría causar un conflicto que termine resolviéndose en tribunales con un gasto de millones de dólares.
Retomando el ejemplo de las dos refresqueras, en la actualidad la disputa no parece otra cosa más que una competencia publicitaria para conquistar a la mayor parte posible del mercado de consumidores de refrescos sabor cola, pero la historia nos dice que el conflicto fue tan grande que en 2004, cuando Pepsi solicitó el registro de una marca figurativa para su empresa, Coca-Cola se opuso bajo la premisa de que uno de sus signos distintivos era muy parecido al que Pepsico intentaba registrar.
Algo similar está ocurriendo actualmente en nuestro país pero con un nivel de competencia nada similar. En 2018 la empresa de talla internacional, Spacex, demandó al IMPI la nulidad y caducidad de la marca Starlink perteneciente a una empresa mexicana llamada StarGroup, argumentando que no habían señalado con precisión los servicios de telecomunicaciones a proteger ni la habían utilizado, un argumento que el IMPI declaró errado, declarando que el registro de la empresa mexicana fue claro en cuanto al alcance de sus servicios y que sí hacen uso de la misma.
Al recibir esta negativa por parte del instituto, la empresa extranjera se encontró con la mexicana para discutir la posibilidad de comprarla; sin embargo, recibieron otra negativa al no estar en venta. En palabras de José Aguirre Campos, Presidente de StarGroup, la propuesta de hacer negocios juntos fue puesta sobre la mesa, pero “no les interesó, y procedieron ellos legalmente contra nosotros”.
Fue entonces que Spacex presentó una demanda en la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Sala que otorgó a la empresa propiedad de Elon Musk una concesión única para servicios comerciales, de acuerdo con la resolución P/IFT/070721/319. Esto causaría la nulidad y caducidad de la marca StarLink concedida a StarGroup.
Bases legales para la nulidad de las marcas
La Ley mexicana prevé ciertos casos en los que es posible retirar los derechos exclusivos de uso sobre una marca. Estos están contemplados en el artículo 258 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que estipulan lo siguiente:
I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.
II.- que la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios.
Por otro lado, el artículo 173 de la misma Ley Federal ensu fracción XVIII declara que no será registrable la marca en donde los signos sean idénticos o semejantes en grado de confusión, a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios.
Si tomamos en cuenta estos puntos, todo indica que la declaración de nulidad de la marca de StarGroup va en contra de las normativas mexicanas, esto porque la marca mexicana fue registrada satisfactoriamente ante el IMPI en el año 2015 y ha ofrecido sus servicios en el país durante los 6 años que tiene de existencia en el mercado.
En el caso de Starlink de Spacex, aunque existen registros de que la marca fue ofertada desde enero del mismo año, su fecha de registro en el instituto de propiedad intelectual correspondiente a su país fue posterior al de México, algo que, según las leyes mexicanas, brindaría preferencia a la marca mexicana en nuestro país para decidir cual de las dos empresas tiene el derecho exclusivo de explotarla.
¿Qué ocurrirá con la marca?
En este momento, iniciando el mes de septiembre de 2021, la empresa mexicana, StarGroup, ha solicitado un amparo para que se revise su caso y se determine la legalidad de la decisión del TFJA. En caso de resultar beneficiada, StarGroup recuperaría el nombre de Starlink con la posibilidad de seguirlo explotando comercialmente en México. Por el contrario, si perdiera el amparo, deberá atenerse a las disposiciones que dicte la autoridad con respecto al caso que pudieran ser simplemente el dejar de usar la marca.
Durante el periodo en el que se define quien recibirá la propiedad final del nombre Starlink, ninguna de las dos empresas deberá utilizar el nombre, previniendo alguna clase de penalización por usar un nombre comercial que termine por no pertenecerle. Claro está que, incluso si evitaran alguna penalización monetaria, el detenimiento de las actividades comerciales de ambas empresas representa una pérdida económica por sí misma; especialmente para la empresa mexicana que no tiene punto de comparación a nivel económico con su contraparte dirigida por Musk.
Independientemente de la batalla legal en la que se encuentra la empresa StarGroup, nosotros vemos como positivo su caso. El haber realizado su registro de marca de forma satisfactoria en el pasado le ofrece una tranquilidad de que el proceso pueda concluir sin mayores percances como el que podría haber ocurrido si hubieran usado el nombre sin registrar y luego hubieran sido demandados por la gigante Spacex, recibiendo alguna clase de penalización monetaria imposible de pagar para una empresa más pequeña.
Por razones como estas es que siempre recomendamos a nuestros clientes el realizar un registro de marca desde antes de que decidan comenzar sus labores comerciales, además de formalizar su empresa desde su fundación para prevenir cualquier situación legal a la que podrían enfrentarse en el futuro.
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